Une société britannique spécialisée dans la fabrication et la distribution de machines industrielles détient plusieurs marques communautaires, dont Sweepex et Snowex, enregistrées auprès de l'OHMI en 2005.
L'un des distributeurs de la société entre fin 2003 et 2011 a réservé, en 2003 et 2004, les noms de domaine "sweepex.com" et "snowex.com".
Devant le centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le défendeur soutenait que selon les termes du contrat de licence, les marques déposées ne pouvaient pas être utilisées en tant que nom de domaine ou d'adresse électronique.
Dans sa décision rendue le 23 mai 2011, l'expert Dr. Clive N.A. Trotman a dû apprécier la mauvaise foi du titulaire de noms de domaine lors de la réservation de ces derniers et lors de leur usage.
En l'espèce, il relève que le défendeur s'était informé auprès d'un salarié de la société titulaire des marques sur les éventuelles intentions de celle-ci de déposer les noms de domaine. Le salarié avait répondu par la négative.
Il estime qu'en l'absence de mauvaise foi du défendeur au moment de l'enregistrement des noms de domaine, aucun élément postérieur ne doit être pris en considération pour déterminer la mauvaise foi de celui-ci.
Examinant l'usage de mauvaise foi, l'expert fait remarquer que le contrat de licence qui reliait les parties depuis 2005 ne pouvait s'appliquer antérieurement à cette date. Suite à la résiliation du contrat en 2011, le défendeur avait proposé au requérant de lui vendre les noms de domaine en cause, ce qu'il avait refusé. Le défendeur s'était alors dit prêt à négocier cette offre avec d'autres acheteurs : pour l'expert, cela caractérise l'usage de mauvaise foi. En outre, il constate que l'un des noms de domaines litigieux renvoyait vers un site internet présentant des produits concurrents de ceux de la société titulaire des marques.
Néanmoins, à défaut de preuve, l'expert conclut que la plainte ne peut être retenue.
