Alexandre Nappey, Associé, Clairmont Avocats commente la décision de la CJUE "Kit Kat" du 16 septembre 2015.
La CJUE, interrogée par la High Court of Justice Britannique à propos de la forme des célèbres barres Kit Kat 
commercialisées par le Groupe Nestlé depuis 80 ans, s'est prononcée avant-hier, (16 septembre 2015) sur les trois questions préjudicielles qui lui étaient soumises1.
La Cour de Justice débute son exposé en rappelant que conformément à l'article 2 de la directive 2008/95, un signe représentant la forme d'un produit peut, en principe, constituer une marque à condition qu'il soit, d'une part, susceptible d'une représentation graphique et, d'autre part, propre à distinguer le produit ou le service d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
Elle précise ensuite les motifs d'exclusion figurant à l'article 3§ 1 de la directive, soit les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.
Le contexte étant posé la Cour répond aux questions préjudicielles en examinant dans un premier temps celles portant sur l'aspect potentiellement fonctionnel.
A la question 2 portant sur le caractère cumulatif ou non des motifs de refus la CJUE répond que les trois motifs de refus sont de nature autonome, chacun d'eux s'appliquant indépendamment en précisant que le refus d'enregistrement est subordonné à la condition qu'au moins un de ces motifs soit pleinement applicable au signe en cause.
Or, au vu de la procédure, aucun des trois motifs de refus n'est pleinement applicable aux barres Kit Kat de sorte que la forme unique de ces barres trapézoïdales ne devrait pas être refusée à l'enregistrement. Les barres Kit Kat, qui sont parallèles et de forme trapézoïdale, placées sur un socle et attachées les unes aux autres, se différencient en effet de manière substantielle des formes communément utilisées pour ce type de produits, ce qui donne au signe déposé une impression générale qui s'écarte de manière significative de la norme du marché.
La possibilité par ailleurs de fractionnement du produit lors de sa consommation n'est pas une solution technique ou essentielle résidant dans la forme même des produits en cause.
S'agissant de la 3ème question portant sur la prise en compte éventuelle de la manière dont les produits sont fabriqués, la Cour suit également l'argumentation de Nestlé et confirme ainsi une jurisprudence constante selon laquelle la recherche de l'obtention d'un résultat technique n'est appréciée qu'au regard de la seule utilisation du produit.
La Cour évacue ainsi une des objections de la Haute Cour Britannique à l'enregistrement des barres Kit Kat.
S'agissant des conditions d'acquisition du caractère distinctif
La CJUE rappelle que la fonction même de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (arrêt Philips, C 299/99, EU:C:2002:377, point 30).
La Cour précise que l'acquisition d'un caractère distinctif, peut résulter aussi bien de l'usage, en tant que partie d'une marque enregistrée, d'un élément de celle-ci que de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée, dès lors que les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l'enregistrement est demandé.
En réponse à la 1ère question, la CJUE indique qu'afin d'obtenir l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif par l'usage qui en est fait au sens de l'article 3 § 3, de la directive, que ce soit en tant que partie d'une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l'enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque (par opposition à toute autre marque pouvant également être présente) comme provenant d'une entreprise déterminée.
Au regard des éléments de preuve versés par Nestlé dans la procédure, et en particulier le sondage mettant en évidence un taux massif de reconnaissance et d'attribution de la forme nue des barres à la marque Kit Kat, la forme des gaufrettes Kit Kat devrait avoir encore une longue vie devant elle à titre de marque 3D, rien ne s'opposant à l'enregistrement de cette forme. Il appartient désormais à la High Court britannique de tirer les conséquences de cet arrêt pour rendre sa propre décision sur le fond.
La mort annoncée - un peu vite - des marques tridimensionnelles, fort heureusement pour les titulaires de droits, n'était qu'un mauvais présage, qui n'a pas été confirmé par la CJUE, dont on notera qu'elle n'a pas suivi les conclusions de l'Avocat général dans cette affaire
Alexandre Nappey, Associé, Clairmont Avocats
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NOTE
1. Voir notre analyse critique des conclusions rendues par l’avocat général Wathelet le 11 juin 2015 dans cette affaire : http://www.lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/208279--marques-tridimensionnelles-constituees-de-la-forme-dun-produit-chronique-dune-mort-annoncee-ou-requiem-premature-.html
