Une marque peut être utilisée dans une forme modifiée sans contrefaçon si le caractère distinctif de cette marque est altéré par ces modifications.
La société titulaire de la marque de vêtements internationale Rodeo exploitée en France par C&A a constaté la mise en ligne sur des sites internet accessibles en France, par la société Dolce & Gabbana France, de photographies et du film d'un défilé de mannequins portant des vêtements sur lesquels figurait le signe Rodeo.
La société titulaire de la marque Rodeo et C&A l'ont fait assigner en contrefaçon par imitation des marques susvisées.
La société Dolce & Gabbana a formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société titulaire de Rodeo sur les deux marques pour une partie des produits désignés à l'enregistrement.
La cour d'appel de Paris dit la demande de Dolce & Gabanna valable et prononce la déchéance des marques litigieuses.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 3 juin 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 1er mars 2013, au visa des articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.
La Haute juridiction judiciaire constate que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988 ne s’oppose pas à ce que "le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque".
En l'espèce, le signe Rodéo a été utilisé par Dolce & Gabanna en changeant la calligraphie et en ajoutant un ornement ce qui donnait un visuel différent et retravaillé.
Cependant, la cour d'appel aurait du rechercher si les changements cités avaient eu un effet sur le caractère distinctif de la marque.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juin 2014 (pourvoi n° 13-17.769 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00566), sociétés Cofra Holding AG et C&A France c/ Dolce Gabbana France - cassation (...)
